פאנליסט יחיד – עו"ד ערן ליס
העתירה הוגשה על-ידי חברת Ashley Furniture Industries, Inc., המאוגדת בארה"ב ("העותרת"), נגד הקצאת שם המתחם ashley.co.il ("שם המתחם") לאשלי בע"מ ("המשיבה").
רקע עובדתי
- העותרת נוסדה ב-1945 והיא יצרנית רהיטים בינלאומית;
- בבעלות העותרת מספר רב של סימני מסחר רשומים, בעולם ובישראל, לרבות עבור הסימן ASHLEY;
- שם המתחם נרשם ע"ש "אשלי בע"מ" (מרמלה) ביום 29.7.2016, אך בתשובה לעתירה נטען כי אין חברה כזו וכי המחזיק בפועל בשם המתחם הוא מר ז.ד (הרשום כאיש קשר ביחס לשם המתחם);
- שם המתחם מפנה לאתר העסק הישראלי "אשלי רהיטים", המציע למכירה רהיטים שונים. בהתאם לאתר, כל המוצרים המשווקים באמצעותו מיובאים מהעותרת;
- העותרת פנתה למשיבה במכתב התראה ודרשה כי תעביר לה את שם המתחם. המכתב לא נענה.
עיקר טענות העותרת
- העותרת משווקת מגוון רהיטים בכל העולם, היא בעלת מחזור מכירות של מיליארדי דולרים ומשקיעה משאבים ניכרים לקידום סימן המסחר ASHLEY;
- לעותרת זכויות שימוש בלעדיות בסימן המסחר, הן מכוח רישום סימני המסחר והן מכוח היות סימן המסחר מוכר היטב;
- שם המתחם, המשלב את סימן המסחר, מפר את זכויות העותרת וגורם להטעיה צרכנית ולבלבול;
- המשיבה משתמשת בסימן המסחר גם כשמה המסחרי והיא אף מחקה את הלוגו של העותרת;
- המשיבה פועלת בחוסר תום לב, תוך שהיא מנצלת את המוניטין של העותרת לצרכיה, ותוך שהיא מטה שלא כדין תנועה משתמשי אינטרנט לאתר שהיא מפעילה, בעת שהם מחפשים אחר העותרת.
עיקר טענות המשיבה
- המשיבה היא מוכרת מורשית של מוצרי העותרת, הנרכשים ממנה במישרין;
- לעותרת אין מפיץ בישראל;
- העותרת משתמשת לעסקיה בשם המתחם ashleyfurniture.com, למרות שהיא מחזיקה בזכויות לשם ashley.com ולכן שם המתחם ashleyfurniture.co.il מתאים יותר לפעילות העותרת בישראל;
- המשיבה רשאית לרשום את שם המתחם כיוון שהיא משווקת מוצרים מקוריים של העותרת (ובהתאם להלכה הפסוקה בנושא ייבוא מקביל);
- עם קבלת מכתב העותרת פנתה המשיבה אל אנשי הקשר אצל העותרת, אך אלו לא ידעו במה מדובר.
להלן עיקר ממצאי ה- IL-DRP:
לאחר בחינת טיעוני הצדדים, החליט הפאנל לקבל את העתירה, מהנימוקים שלהלן –
- בעת שרשמה את שם המתחם, המשיבה אישרה את כללי הרישום של איגוד האינטרנט הישראלי, לרבות הכללים הנוהגים במנגנון יישוב הסכסוכים של האיגוד.
- כללים אלה קובעים כי מחלוקת ביחס לשם מתחם, ורישומו על-ידי מחזיק, תיבחן לפי הטיעונים הבאים –
- שם המתחם זהה, או דומה עד כדי הטעיה לסימן מסחר, שם מסחר, שם חברה רשום או רישום אישיות משפטית של העותרת ("השם"); ו-
- העותרת היא בעלת זכויות בשם; ו-
- המשיבה אינו בעל זכויות בשם; ו-
- הבקשה להקצאת שם המתחם, או השימוש בו, נעשו בחוסר תום-לב.
- זהה או דומה עד כדי הטעיה
- שם המתחם כולל את סימן המסחר ASHLEY, יחד עם הסיומת il. יש להתעלם מהסיומת לצורך קביעת הדמיון בין שם המתחם לסימן המסחר. החלק הרלבנטי של שם המתחם היא המילה ASHLEY.
- ASHLEY הוא שם החברה וסימן המסחר של העותרת הרשום ברחבי העולם, לרבות בישראל. אין ספק כי שם המתחם זהה לסימנה המסחרי הרשום של העותרת ולפיכך הדרישה הראשונה לפי הכללים מתקיימת.
- לעותרת זכויות בשם
- העותרת הציגה פירוט אודות רישומים שונים של סימן המסחר ASHLEY בצורות שונות ובמדינות שונות בעולם ובפרט בישראל. בנוסף, העותרת, המאוגדת תחת שמה החל משנת 1945, הציגה ראיות ביחס לשימוש מקיף, שיווק ופרסום בנוגע לסימן ASHLEY.
- אין מדובר בשם גנרי כטענת המשיבה. אפילו אין מדובר בשם תיאורי ביחס לתחום הריהוט. המידע באתר המשיבה, הפועל תחת שם המתחם, מהווה הודאה מצד המשיבה ביחס למוניטין של העותרת ביחס לשם ASHLEY. המשיב עצמו הגיש בקשות לרישום סימן המסחר "אשלי" ויש בכך כדי להעיד כי הוא סבור כי השם, לכל הפחות בגרסתו העברית, זכאי להגנה כסימן מסחר. לעותרת יש זכויות בסימן המסחר ASHLEY ולפיכך הדרישה השנייה לפי הכללים מתקיימת.
- למשיבה אין זכויות בשם
- בקשות רישום סימני המסחר של המשיבה – הנתבע הגיש 3 בקשות לרישום סימני מסחר בישראל עבור הסימנים "אשלי", "אשלי רהיטים" וסימן מעוצב נוסף. הבקשות הוגשו יומיים לאחר שהמשיבה קיבלה את התלונה נשוא ההליכים.
העובדה כי הבקשות ביחס לנוסח העברי של השם הוגשו לאחר פתיחת הליכים אלה, מעלה אפשרות מהותית כי בקשות רישום סימני המסחר הוגשו בחוסר תום-לב, כניסיון שטחי לייצר לגיטימיות ביחס לרישום והשימוש בשם המתחם. אין בבקשות אלה כדי להקנות זכויות בשם.
הנסיבות אינן מבססות מוניטין עצמאי או זכויות בשם המזוהים עם המשיבה (כאשר אין מחלוקת שהשימוש בשם ASHLEY על-ידי המשיבה תמיד נעשה בהקשר של העותרת).
- למשיבה אין זכויות בשם על-אף העובדה שהיא מוכרת ממוצרי העותרת – הפאנל קיבל את עמדת המשיבה לפיה היא מוכרת מוצרים מקוריים של העותרת, שמקורם בעותרת. עם זאת, אין כל ראיה כי העותרת אישרה את הרישום או השימוש בשם המתחם על-ידי המשיבה, או שכלל ידעה עליו.
בהתאם להחלטות שניתנו על-ידי מנגנון יישוב הסכסוכים של WIPO, גם ריסלר של מוצרים מקוריים של עותרת צריך לעמוד בתנאים מסוימים על-מנת להוכיח כי הוא מוכר את מוצרי העותרת בתום לב. בעוד שהמשיבה עומדת בשלושה מתוך בתנאים הללו, היא אינה עומד בתנאי השלישי לפיו על האתר לגלות בצורה מדויקת את טיב הקשר בין המחזיק בשם המתחם לבין בעל סימן המסחר.
בעצם כך שהמשיבה מתייחסת לעצמה באתר כ"אשלי ישראל" בעמוד ה"אודות" של האתר, היא מנסה להטעות צרכנים לסבור כי היא מפיץ מקומי רשמי של העותרת, או כי היא פועלת תחת חסות העותרת. המשיבה מציגה עצמה כ"אשלי ישראל" למרות שאין זה שם החברה באמצעותה היא פועלת ושעה שרשמה את שם המתחם תחת חברה שאינה קיימת. כל אלה ועוד מובילים למסקנה כי מכירת מוצרי העותרת באתר לא נעשתה בתום לב וכי המשיבה אינה מסבירה במדויק למשתמשי האתר כי היא אינה מזוהה עם העותרת.
העותרת הוכיחה כי למשיבה אין זכויות בשם. החלטת ביהמ"ש העליון הישראלי בעניין טומי הילפיגר, שעסקה בייבוא מקביל, אינה תומכת בטענות העותרת, אלא להפך.
- רישום או שימוש בשם המתחם בחוסר תום לב
- עמוד ה"אודות" של אתר המשיבה נועד ליצור את הרושם כי "אשלי ישראל" קשורה באופן כלשהו לעותרת. צרכן סביר יצפה כי האתר הפועל תחת שם המתחם יש קשור בדרך כלשהי לבעל המותג. הפאנל סבור כי פעילות המשיבה תחת שם המתחם מיועדות ליצור הטעיה או בלבול ביחס למקור, לחסות או לקשר בין המשיבה לעותרת. ומתקיימת הנסיבות המפורטות בסעיף 4.1 לכללי יישוב הסכסוכים של האיגוד.
- יש לציין כי המשיבה לא השיבה למכתב ההתראה של העותרת ולא תמכה בראיות את טענתה כי פנתה לאנשי הקשר שלה אצל העותרת בענין. גם בכך יש להעיד על חוסר תום ליבה של המשיבה.
הפאנל קיבל את העתירה והורה להעביר את שם המתחם לעותרת בתוך 30 ימים ממועד ההחלטה.
האמור לעיל מהווה תמצית של ההחלטה. להחלטה המלאה (באנגלית) לחצו כאן
