פאנליסט יחיד – עו"ד יורם ליכטנשטיין.
העתירה הוגשה על-ידי חברת Ecolab USA, Inc, המאוגדת בארה"ב ("העותרת"), בבקשה להעברת הזכויות בשם המתחם eco-lab.co.il ("שם המתחם"). המשיב הוא אזרח ישראלי, שכן לא קיים תאגיד בשם לעיל במרשם החברות הישראלי ("המשיב").
עיקר טענות העותרת
- העותרת היא חברה גלובלית, הפועלת ב-90 מדינות (לרבות בישראל) ועוסקת בתחום המים, ההיגיינה וכן מספקת פתרונות ושירותים טכנולוגיים ורפואיים;
- העותרת היא בעלת סימן המסחר ECOLAB, בו היא משתמשת החל מ-1986 והרשום ברחבי העולם, לרבות בישראל ("סימן המסחר");
- סימן המסחר משמש את העותרת לצרכיה המסחריים ברחבי העולם והיא מחזיקה בשמות המתחם ecolab.com ו-ecolab.co.il;
- המשיב מספק שירותי בדיקות מעבדה בישראל, תוך שימוש בסימנים ECOLAB ו-ECO-LAB;
- מעת שנודע לעותרת על פעילות המשיב היא פנתה אליו במכתב התראה.
עיקר טענות המשיב
- לא מתקיימים תנאי מנגנון יישוב הסכסוכים ובפרט התנאי לקיומו של חוסר תום לב ברישום או בשימוש בשם המתחם;
- המקף מוסיף משמעות לשם המתחם, המובן כעת כקיצור של שתי המילים Ecological ו-Laboratory ועוסק במישרין בתחום העיסוק של המשיב;
- המשיב השקיע משאבים רבים במשך מספר שנים לקדם את השם ECO-LAB;
- אין חפיפה בין פעילויות הצדדים ולכן אין חשש להטעיה;
- ככל ותידחה עמדת המשיב, יידרשו לו לכל הפחות 8 חודשים להעביר את פעילותו לאתר אחר ולצמצם את נזקיו.
להלן עיקר ממצאי ה- IL-DRP:
לאחר בחינת טיעוני הצדדים החליט הפאנל לקבל את העתירה ולהורות על העברת שם המתחם לעותרת, מהנימוקים שלהלן –
- ה- IL-DRP הוא הליך יישוב סכסוכים חלופי, שנועד ליתן מענה מהיר באשר למחלוקות שעניינן בהקצאת שמות מתחם.
- בעת רישום שם המתחם, הסכים המשיב לכללים וסדרי הדין הנוגעים להכרעת סכסוכים ב- IL-DRP. בהתאם לכללים, צד שלישי יכול לפתוח בהליך נגד המחזיק של שם מתחם בהתבסס על הטיעונים המצטברים הבאים –
- שם המתחם זהה, או דומה עד כדי הטעיה לסימן מסחר, שם מסחר, שם חברה רשום או רישום אישיות משפטית של העותרת ("השם"); ו-
- העותרת היא בעלת זכויות בשם; ו-
- המשיב אינו בעל זכויות בשם; ו-
- הבקשה להקצאת שם המתחם, או השימוש בו, נעשו בחוסר תום-לב.
- שם המתחם כולל את השם ECO-LAB (סימן המסחר, בתוספת מקף) ואת הסיומת il. בשורה של החלטות נקבע כי יש להתעלם מהסיומת לצורך קביעת הדמיון בין שם המתחם לסימן המסחר. הוספת המקף בשם אינה מהווה תוספת משמעותית במידה מספקת על-מנת להבחין בין שם המתחם לסימן המסחר.
ההפרדה לה טוען המשיב היא סובייקטיבית. צליל השם, צורתו והדרך בה הוא נתפס על-ידי המתבונן הסביר הם אינם כפי שטוען המשיב. המשיב טען כי יש הבדל בין חוג הלקוחות הפוטנציאליים של הצדדים, אך הדמיון הרב בין השם לשם המתחם מאיין טענה זו.
טענת המשיב כי שם המתחם מתאר במישרין את תחום עיסוקו עשויה היתה להיות רלבנטית ככל והדיון היה מתקיים בפני ערכאות אחרות, אך היא מחוץ לגדר הבדיקה של הליכים אלה. הפאנל קבע כי שם המתחם דומה עד כדי הטעיה לשם.
- העותרת הוכיחה כי בבעלותה מספר סימני מסחר רשומים עבור הסימן ECOLAB (ששם המתחם דומה לו עד כדי הטעיה), לרבות בישראל. העותרת הראתה בנוסף כי היא פועלת תחת השם במשך תקופה ממושכת וצברה מוניטין רב. הפאנל קבע כי לעותרת זכויות בשם בישראל.
- המשיב ניסה לבסס את זכויותיו בשם ECO-LAB הכולל את המקף, אך הפאנל כאמור כבר פסק כי הבדל זה אינו משמעותי. טענת המשיב כי השקיע משאבים רבים במשך מספר שנים לקדם את השם ECO-LAB הועלתה ללא פירוט או תיעוד. המשיב לא הוכיח בצורה מספקת את הזכויות או האינטרסים שיש לו בשם המתחם. הפאנל קבע כי למשיב אין זכות חוקית בשם או בשם המתחם.
- כללי יישוב הסכסוכים (סעיף 4.1 – ראיות לחסר תום לב) מציינים רשימה לא ממצה של מקרים שייחשבו כשימוש חסר תום לב בשם המתחם. הואיל והשם צבר מוניטין משמעותי בישראל ובעולם ביחס לסוגים שונים של מוצרים ושירותים, ולפחות אחד מסימני המסחר נרשם בישראל בשנת 1986, בעוד ששם המתחם נרשם בשנת 2016, קבע הפאנל כי השם היה ידוע למשיב (או צריך היה להיות ידוע לו אם היה מבצע חיפוש ברשת).
יהיה זה סביר להניח כי שם המתחם נרשם בניסיון למשוך תנועת גולשים מסוימת, תוך שימוש בסימן ידוע, גם אם תחומי הפעילות של הצדדים אינם זהים, אלא חופפים. הפאנל קבע כי הרישום והשימוש בשם המתחם נעשה באופן המהווה חוסר תום לב לפי הכללים.
על-אף האמור, נדמה כי המשיב בנה עסק תחת שם המתחם, בעוד שהעותרת לא פעלה על-מנת להגן על זכויותיה, משנת 2016 ועד היום (פברואר 2019). נדמה כי השימוש בשם המתחם לא גרם לה נזק משמעותי. לפיכך, יתיר הפאנל למשיב זמן סביר להעתיק את עסקיו לשם מתחם אחר.
הפאנל קיבל את העתירה והורה על העברת שם המתחם לעותרת, בתאריך 30.6.2019.
האמור לעיל מהווה תמצית של ההחלטה. להחלטה המלאה (באנגלית) לחצו כאן [PDF].
