יישוב מחלוקות: factory5.co.il

פאנליסטית יחידה – נעמי אסיא, עו"ד

העתירה הוגשה ביום 25.4.2017 על-ידי חברת אל שרד בע"מ ("העותרת"), נגד הקצאת שם המתחם factory5.co.il ("שם המתחם") ל- Jia Tai Group Co. LTD ("המשיבה").

רקע עובדתי

1. המשיבה רשמה את שם המתחם בתאריך 17.5.2016;
2. העותרת היא בעלת רשת חנויות אופנת עילית המכונה FACTORY54 ומתמחה ביבוא ושיווק של מותגי אופנה מובילים;
3. החנות הראשונה של העותרת נפתחה בשנת 2004 וכיום מונה הרשת 7 חנויות;
4. העותרת השקיעה מאמצים ומשאבים נכבדים בשיווק רשת החנויות תחת המותג FACTORY54;
5. בבעלות העותרת מספר סימני מסחר רשומים בישראל עבור המותג FACTORY54 ("סימני המסחר");
6. העותרת מפעילה אתר אינטרנט הכולל גם חנות מקוונת תחת שם המתחם factory54.co.il;
7. בתגובתה, המשיבה לא פירטה באשר לאופי עסקיה והשירותים שהיא מספקת תחת שם המתחם.

עיקר טענות העותרת

1. כתוצאה מהצלחת פעילות השיווק והמכירה של העותרת, סימני המסחר הפכו מוכרים בישראל כולה והם מזוהים על-ידי הצרכנים עם איכות גבוהה, מוצרים מצוינים ומותגי על;
2. שם המתחם, במכוון, דומה עד כדי הטעיה לסימני המסחר ולכתובת אתר העותרת (ההבדל היחידי הוא השמטת הספרה 4);
3. הדמיון המטעה נובע מכך שהמשיבה מציעה שירותים המתחרים בעותרת;
4. המשיבה בחרה בשם המתחם על-מנת להוביל צרכנים לאתר המתחרה שלה, באמצעות בלבול וגניבת עין;
5. העותרת חושדת כי אתר המשיבה מוכר מוצרים מזויפים, או לא מספק מוצרים כלל, באופן העלול לגרום לפגיעה קשה במוניטין של העותרת;
6. למשיבה אין זכות או אינטרס לגיטימי בשם המתחם; לשם FACTORY54 אין משמעות מיוחדת; והמשיבה רשמה ומשתמשת בו בחוסר תום לב;
7. המשיבה אינה "מפעל" למוצרי אופנה והמונח "factory" אינו שגור בתחום אופנת העילית.

עיקר טענות המשיבה

1. המילה "factory" היא גלובאלית ובעלת משמעות בשפה העברית;
2. המשיבה הפנתה לשמות מתחם שונים הכוללים את המילה "factory", לעיתים יחד עם סיפרה כזו או אחרת, וכי לעותרת אין זכות בלעדית ביחס למילה "factory";
3. המשיבה השקיעה סכומים נכבדים בקידום שם המתחם במנועי חיפוש והיא אינה מכירה את העותרת;.

להלן עיקר ממצאי ה- IL-DRP:

לאחר בחינת טיעוני הצדדים, החליט הפאנל לקבל את העתירה ולהעביר את שם המתחם לעותרת, מהנימוקים שלהלן –

1. ה- IL-DRP הוא הליך יישוב סכסוכים חלופי, שנועד ליתן מענה מהיר באשר למחלוקות שעניינן בהקצאת שמות תחת הסיומת IL. בעת הגשת בקשתה להקצאת שם המתחם ורישומו, אישרה המשיבה את הכללים להקצאת שמות מתחם תחת רמת המתחם העליונה של ישראל, לרבות הכללים וסדרי הדין הנוגעים להכרעת סכסוכים ב- IL-DRP.
2. 1. כדי לצלוח בעתירתה, על העותרת למלא אחר ארבעת התנאים שלהלן –
      • שם המתחם זהה, או דומה עד כדי הטעיה לסימן מסחר, שם מסחר, שם חברה רשום או רישום אישיות משפטית של העותרת ("השם"); ו-
      • העותרת היא בעלת זכויות בשם; ו-
      • המשיבה אינו בעל זכויות בשם; ו-
      • הבקשה להקצאת שם המתחם, או השימוש בו, נעשו בחוסר תום-לב.
   2. בבעלות העותרת מספר סימני מסחר רשומים בישראל הכוללים את הסימן FACTORY54, החל משנת 2003. שם המתחם מורכב מסימן המסחר של העותרת (בהשמטת הספרה 4), בצירוף הסיומת il (בדומה לאתר העותרת).
   3. העותרת ביססה את זכויותיה בסימני המסחר, הן לאור רישומם והן לאור השימוש הארוך בהם והמוניטין שצברו. השמטת הספרה 4 אינה מבדילה בין סימני המסחר לשם המתחם בצורה מספקת. הפאנל קבע כי שם המתחם דומה עד כדי הטעיה לסימני המסחר של העותרת ולשם המתחם שלה.
   4. העותרת הציגה ראיות מספקות ביחס לזכויותיה בסימני המסחר. סימני המסחר צברו מוניטין משמעותי בישראל, החל משנת 2004.
   5. העותרת טענה כי לא אישרה או התירה למשיבה להשתמש בסימני המסחר או בשמה. העותרת טענה כי למשיבה אין זכויות או אינטרס לגיטימי ביחס לשם המתחם.
   6. המשיבה טענה כי שם המתחם כולל את המילה הגנרית "factory" וכי יש מקרים נוספים של שילוב מילה זו יחד עם ספרה באתרי אינטרנט. המשיבה טענה כי המוצרים הנמכרים על-ידה באמצעות האתר שונים מהמוצרים הנמכרים על-ידי העותרת. המשיבה לא הציגה כל ראיה כדי לתמוך בטענותיה והפאנל ביצע בדיקה בעצמו בהתבסס על טענותיה. הפאנל קבע כי למשיבה אין זכויות או אינטרס לגיטימי ביחס לשם המתחם.
   7. כללי יישוב הסכסוכים קובעים שורת נסיבות המהווים עדות לרישום או שימוש בשם מתחם בחוסר תום לב. במקרה הנוכחי, שם המתחם דומה מאוד לסימני המסחר של העותרת. המשיבה בחרה להשתמש בספרה 5, יחד עם המילה "factory", במקום להשתמש באפשרויות אחרות, וזאת ביחס לאותם מוצרים ושירותים.
   8. השימוש בשם המתחם על-מנת להפנות (re-direct) לאתר אחר של המשיבה, המציע למכירה מוצרים דומים לאלה של העותרת, מהווה עדות ברורה לכך שהמשיבה הייתה מודעת לעותרת ולסימניה הרשומים ולחוסר תום לבה ביחס לשימוש בשם המתחם.
   9. הפאנל קיבל את העתירה והורה להעביר את שם המתחם לעותרת.

   האמור לעיל מהווה תמצית של ההחלטה. להחלטה המלאה (באנגלית) לחצו כאן