יישוב מחלוקות: gigabyte.co.il

פאנליסטית יחידה – עו"ד ליהי פלדמן.

העתירה הוגשה על-ידי Gigabyte Technology, Inc. ("העותרת"), המבקשת להעביר לרשותה את הזכויות בשם המתחם gigabyte.co.il ("שם המתחם"), המוחזק על-ידי גולד (טופ) מחשבים וטכנולוגיות בע"מ ("המשיבה").

רקע עובדתי

1. העותרת היא חברה מטאיוואן, שנוסדה בשנת 1986 ועוסקת בייצור חומרה ומוצרי IT. העותרת טענה כי צברה מוניטין כאחד היצרנים המובילים בתחום זה בעולם;
2. העותרת משתמשת במונח GIGABYTE החל משנת 1985 ויש לה זכויות בשם זה, לרבות סימני מסחר;
3. לטענת העותרת היא בעלת נוכחות בישראל החל משנת 2000 וכי שמה "Gigabyte" מוכר היטב בתעשייה המקומית;
4. שם המתחם נרשם ב- 10.9.2002;
5. המשיבה שימשה כמפיצה מקומית של העותרת לתקופה מסוימת ושם המתחם שימש את המשיבה לצורך מכירת חומרה ושירותים;
6. הצדדים ניהלו דו-שיח בעבר ביחס לבקשת העותרת כי המשיבה תעביר לרשותה את הזכויות בשם המתחם.

עיקר טענות העותרת

1. העותרת היא חברה מובילה בתחום החומרה, בעלת נוכחות עסקית בישראל משנת 2000, והיא מוכרת היטב בתעשייה ונעזרה במגוון מפיצים בינלאומיים לאורך השנים;
2. מתקיימים כל האלמנטים הנדרשים בהתאם לכללי ה- ILDRP לצורך העברת הזכויות בשם המתחם לעותרת;
3. המונח Gigabyte דומה עד כדי הטעיה לסימן העותרת GIGABYTE והוא כולל אותו במלואו. מונח זה נרשם כסימן מסחר החל משנת 1996, לרבות בארה"ב, אירופה וישראל. לפיכך, שימוש במונח Gigabyte לצורך מכירת חומרה ושירותים סביר כי יגרום להטעיית צרכנים;
4. לעותרת זכויות בשם Gigabyte והוא מוצג על כל מוצריה, המוכרים היטב לציבור. העותרת רשמה למעלה מ-140 שמות מתחם בעולם הכוללים את המונח Gigabyte;
5. למשיבה אין זכויות בשם והיא מחזיקה בשם המתחם הכולל את סימן העותרת ללא הרשאה;
6. המשיבה רשמה ומשתמשת בשם המתחם בחוסר תום-לב, בין היתר לאור דרישתה לתשלום של 240,555 דולרים עבור העברת הזכויות בשם המתחם והעובדה כי היא מפעילה אתר נוסף, זהה לאתר שהיא מפעילה תחת שם המתחם, תחת שם מתחם אחר.

עיקר טענות המשיב

1. המשיבה עוסקת בהרכבת ומכירת מחשבים וציוד היקפי של צדדים שלישיים החל משנת 1998 והיא מפיצה את מוצרי העותרת בישראל במשך למעלה מ-12 שנים;
2. המשיבה רשמה את שם המתחם כחלק מהאסטרטגיה העסקית שלה והיא עושה בו שימוש רציף החל משנת 2004 ועשתה בו שימוש חלקי עוד קודם לכן;
3. העותרת לא עמדה בתנאים המצטברים הקבועים בכללי ה- ILDRP;
4. שם המתחם לא דומה עד כדי הטעיה לסימן העותרת, שכן קודם לרישום שם המתחם לעותרת היו זכויות בסימן מעוצב הכולל את האות G, יחד עם המונח Gigabyte, שהוא מונח תיאורי ונעדר אופי מבחין בתחום החומרה;
5. למשיבה אינטרס לגיטימי בשם, שכן היא מפעילה עסק לגיטימי בתחום החומרה, תחת שם המתחם, החל מרישומו בשנת 2002. העותרת הייתה מודעת לפעילות המשיבה תחת שם המתחם ואף קידמה אותה;
6. המשיבה לא פעלה בחוסר תום-לב.

להלן עיקר ממצאי ה- IL-DRP:

לאחר בחינת טיעוני הצדדים, החליט הפאנל לדחות את העתירה, מהנימוקים העיקריים שלהלן –

1. ה- IL-DRP הוא הליך יישוב סכסוכים חלופי, הכולל הוראות שבהתאם להן יש לנתח את המחלוקת. במסגרת ההליך, על העותרת להראות כי מתקיימים ארבעת התנאים שלהלן, הנבחנים בעת מחלוקת ביחס להקצאת שם מתחם למחזיק –
   1.1. שם המתחם זהה, או דומה עד כדי הטעיה לסימן מסחר, שם מסחר, שם חברה רשום או רישום ישות משפטית של העותרת ("השם"); ו-
   1.2. העותרת היא בעלת זכויות בשם; ו-
   1.3. המשיבה אינה בעלת זכויות בשם; ו-
   1.4. הבקשה להקצאת שם המתחם, או השימוש בו, נעשו בחוסר תום-לב.
2. השם זהה או דומה עד כדי הטעיה –
   2.1. שם המתחם כולל את המונח "gigabyte" ואת הסיומת "co.il". יש להתעלם מהסיומת בעת בחינת הדמיון בין שם המתחם לסימן רשום, שכן מדובר בסיומת מקובלת המעידה על אתר אינטרנט ישראלי מסחרי;
   2.2. העותרת סיפקה רשימה מקיפה של סימני מסחר רשומים ברחבי העולם, החל משנת 1996. רשימה זו כולל הן סימני מסחר מורכבים, הכוללים מילים וסמל (למשל צורת האות G) וכן סימני מילים מעוצבים, והיא מעידה לכאורה על דמיון בין הסימנים לשם המתחם.
   2.3. המשיבה הדגישה כי הרישום המקורי של סימן המסחר של העותרת כולל תנאי ביחס להיעדר זכות לשימוש בלעדי במילה "gigabyte", שלא כחלק מהסימן המורכב שנרשם. עם זאת, סימני מסחר שנרשמו מאוחר יותר, אינם כוללים תנאי כאמור ונראה כי עם חלוף הזמן צברה העותרת אופי מבחין ביחס למונח "gigabyte" והוא הפך למזוהה עמה בתחום החומרה.
   הפאנל קבע כי שם המתחם דומה עד כדי הטעיה לסימן מסחר של העותרת המשולב בו באופן מלא.
3. לעותרת זכויות בשם –
   3.1. העותרת הציגה דוגמאות רבות של רישום סימני מסחר שונים, הכוללים כולם את המונח "gigabyte" במלואו. סימנים אלו נרשמו במדינות שונות, החל משנת 1996.
   3.2. העותרת אף סיפקה אינדיקציות ביחס לשימוש במונח "Gigabyte" בישראל, ביחס למוצרי העותרת, המעידות על שימוש מבחין במונח זה בתחום חומרת המחשבים והמשחקים, לרבות נוכחות בישראל החל משנת 2000.
   3.3. העותרת מחזיקה למעלה מ-100 שמות מתחם הכוללים את סימן המסחר, בסיומות שונות;
   העותרת ביססה בהצלחה את זכויותיה ביחס לשם המתחם.
4. למשיבה אין זכויות בשם –
   4.1. הצדדים אינם חולקים על העובדה כי לכל הפחות בשנת 2002 (אז גם נרשם שם המתחם על-ידי המשיבה), המשיבה רכשה ממוצרי העותרת לצורך מכירה בישראל. אתר העותרת באותו מועד ציין כי המשיבה היא אחת ממפיצות העותרת בישראל והוא אף כלל הפנייה לאתר המשיבה (הפועל תחת שם המתחם).
   4.2. תכתובת בין הצדדים משנת 2010, במסגרתה ביקשה העותרת כי המשיבה תעביר לרשותה את שם המתחם, מעידה בבירור כי העותרת הכירה בכוונת המשיבה ותפקידה לקדם את מוצרי העותרת וכי היה למשיבה אינטרס לגיטימי לרשום את שם המתחם בשנת 2002.
   ניכר כי למשיבה יש מידה מסוימת של אינטרס לגיטימי בשם המתחם ולפיכך התנאי השלישי, כי למשיבה אין זכויות בשם, אינו מתקיים.
5. רישום או החזקה בחוסר תום-לב –
   5.1. העותרת טענה כי המשיבה דרשה סכום שהוא לא סביר לכאורה בתמורה להעברת הזכויות בשם המתחם. הפאנל סבור כי בנסיבות המקרה, אין בכך כדי להעיד על חוסר תום-לב מצד המשיבה:
   • המשיבה מפעילה אתר אינטרנט פעיל תחת שם המתחם;
   • לא ברור מתי בדיוק נודע לעותרת על קיומו של האתר, אך העותרת אישרה, בתכתובת דוא"ל, כי המשיבה רשמה את שם המתחם על-מנת לקדם את מוצרי העותרת;
   • למשיבה לא הייתה כל כוונה ראשונית להעביר את שם המתחם. היא הפעילה אתר תחת שם המתחם ולא ניסתה למכור אותו לעותרת. הייתה זו העותרת שפנתה אל המשיבה בהצעות שונות, לרבות כי הצדדים יתרמו במשותף לתוכן באתר;
   • הסכום שביקשה המשיבה תמורת העברת שם המתחם לעותרת (240,555$) הוא גבוה בצורה ניכרת ביחס לעלות שם המתחם. עם זאת, המשיבה הפעילה עסק פעיל באמצעות האתר הפועל תחת שם המתחם והיא סיפקה הסבר הגיוני ביחס לסכום המבוקש, המתבסס על רכיבים רלבנטיים כגון השקעה בפרסום, הקמת אתר חדש, הפסדים עתידיים וכו'). העברת שם המתחם תגרור עלויות מיידיות שיגרמו למשיבה לצורך העברת פעילותה לשם מתחם חדש ויצירת מודעות צרכנית לכך. לפיכך, הסכום שדרשה המשיבה אינו יכול להעיד על חוסר תום-לב.

   5.2. העותרת טענה כי המשיבה מפעילי שני אתרים דומים, בהם היא מספקת שירותים כמעט זהים, וכי הסיבה היחידה להתנהלות מסוג זה היא לצורך יצירת סבירות לבלבול עם שמה של העותרת, באשר למקורו של אתר האינטרנט, מיקומו, הגופים המממנים אותו, גופים הקשורים אליו או מוצר או שירות המוצעים בו. עם זאת, הובהר כי שני האתרים פעלו באופן עצמאי במרוצת השנים, הם שונים ונבדלים האחד מהשני ואינם זהים לאתר העותרת. אף אחד מהאתרים אינו מתיימר להיות נציגות רשמית של העותרת, אלא פשוט להציע מוצרים ושירותים שונים, לרבות מוצרים של העותרת.

לפיכך, קבע הפאנל כי התנהלות המשיבה אינה מהווה חוסר תום-לב.

הפאנל דחה את העתירה וקבע כי שם המתחם לא יועבר לעותרת.

האמור לעיל מהווה תמצית של ההחלטה. להחלטה המלאה (באנגלית) לחצו כאן [PDF].