פאנליסט יחיד – עו"ד ליהי פלדמן.
העתירה הוגשה על-ידי חברת L’Oreal ("העותרת"), המבקשת להעביר לרשותה את הזכויות בשם המתחם essie.co.il ("שם המתחם"), המוחזק על-ידי חברת לה בל קוסמטיקס בע"מ ("המשיבה").
רקע עובדתי
- העותרת, חברה צרפתית, היא מהיצרניות המובילות והידועות בעולם למוצרי טיפוח וקוסמטיקה;
- "Essie" הוא סימן מסחר רשום ומוכר היטב, המזוהה באופן בלעדי עם העותרת;
- המשיבה היא חברה ישראלית פרטית המייבאת ומשווקת רהיטים ומוצרים למכוני יופי, לרבות מוצרי טיפוח וקוסמטיקה. המשיבה רשמה את שם המתחם ב- 2.5.2013.
עיקר טענות העותרת
- העותרת היא חברת קוסמטיקה מהמובילות בעולם;
- אחד ממוצריה המובילים של העותרת בתחום טיפוח הציפורניים משווק תחת השם המסחרי ESSIE. מוצרים הנושאים שם זה הושקו לראשונה בשנת 1981 על-ידי חברת Essie Cosmetics, שנרכשה על-ידי העותרת בשנת 2010, לרבות הזכויות במותג ESSIE;
- מוצרי העותרת הנושאים את השם המסחרי כאמור נמכרים ברחבי העולם, לרבות בישראל, והם משווקים בפלטפורמות מקוונות שונות;
- בהתאם לכללים, מתקיימות כל הדרישות לצורך העברת שם המתחם לעותרת.
המשיבה לא הגישה תגובה לעתירה.
להלן עיקר ממצאי ה- IL-DRP:
לאחר בחינת טיעוני העותרת, החליט הפאנל לקבל את העתירה, מהנימוקים העיקריים שלהלן –
- ה- IL-DRP הוא הליך יישוב סכסוכים חלופי, המיועד ליתן מענה מהיר באשר למחלוקות שעניינן בהקצאת שמות מתחם תחת הסיומת IL. – זאת בהתאם לכללי רישום שמות המתחם תחת סיומת זו ("הכללים"). בעת רישום שם מתחם, כל מחזיק מסכים לציית לכללים אלו.
- במסגרת ההליך, על העותרת להראות כי מתקיימים ארבעת התנאים שלהלן, הנבחנים בעת מחלוקת ביחס להקצאת שם מתחם למחזיק –
- שם המתחם זהה, או דומה עד כדי הטעיה לסימן מסחר, שם מסחר, שם חברה רשום או רישום ישות משפטית של העותרת ("השם"); ו-
- העותרת היא בעלת זכויות בשם; ו-
- המשיבה אינה בעלת זכויות בשם; ו-
- הבקשה להקצאת שם המתחם, או השימוש בו, נעשו בחוסר תום-לב.
- השם זהה או דומה עד כדי הטעיה –
- שם המתחם כולל את המונח "essie" ואת הסיומת "il". יש להתעלם מהסיומת בעת בחינת הדמיון בין שם המתחם לסימן רשום, שכן מדובר בסיומת מקובלת המעידה על אתר אינטרנט ישראלי מסחרי;
- המונח "essie" בשם המתחם זהה לחלק משמה של חברה שרכשה העותרת בשנת 2010 (Essie Cosmetics). ברכישה זו רכשה העותרת את מלא הזכויות בשם ESSIE. השמטת המונח התיאורי "cosmetics" משם המתחם אינה גורעת מהזהות בין שם המתחם והרכיב העיקרי בשמה של החברה. בנוסף, ניכר כי שם המתחם זהה לסימני מסחר שבבעלות העותרת.
לפיכך, קבע הפאנל כי שם המתחם זהה לסימן מסחר ושם ידוע שבבעלות העותרת.
- לעותרת זכויות בשם –
- העותרת רכשה את חברת Essie Cosmetics ואת הבעלות בקניינה הרוחני. בבעלות העותרת סימני מסחר רשומים עבור השם ESSIE במספר רב של מדינות, לרבות בישראל. העותרת מחזיקה שמות מתחם רבים הכוללים את הסימן ESSIE.
- העותרת משקיעה עשרות אלפי שקלים מדי שנה בקידום ובפרסום מוצרי ESSIE.
- שם המתחם נרשם על-ידי המשיבה בשנת 2013, קודם לרישום סימן המסחר של העותרת בישראל (נרשם ב- 4.2.2014). עם זאת, אין בכך לשלול קביעה כי שם המתחם זהה לסימן המסחר. קיימות נסיבות נוספות המעידות כי לעותרת היו זכויות בשם קודם לרישום שם המתחם: בקשה לרישום סימן המסחר ESSIE הוגשה בישראל בחודש אוגוסט 2012, קודם לרישום שם המתחם על-ידי המשיבה; חברת Essie Cosmetics נוסדה ב-1981 וצברה מוניטין בינלאומי מאותו מועד ובכלל זה רשמה סימני מסחר ביחס לשם, בצרפת וברחבי העולם, עוד קודם לשנת 2000; העותרת רכשה את הבעלות בכל זכויות הקניין הרוחני כאמור.
העותרת ביססה לכאורה את זכויותיה ביחס לשם המתחם.
- למשיב אין זכויות בשם –
- המשיבה הייתה בעבר מפיצה מורשית של העותרת ביחס למוצרי ESSIE, אך ההסכם בין הצדדים הסתיים. ייתכן כי במהלך תקופת הסכם ההפצה היו למשיבה זכויות מסוימות בשם, בתנאים מסוימים. בכל מקרה, עם סיום ההסכם, פקעו זכויותיה של המשיבה בשם ככל והיו לה כאלה.
- האתר שמפעילה המשיבה אינו כל התייחסות ליחסים בין הצדדים או ביחס לזכויות בשם. העותרת טוענת כי פנתה למשיבה מספר פעמים לצורך העברת הזכויות בשם המתחם לרשותה, אך המשיבה דחתה את דרישות העותרת.
- המשיבה לא השיבה לעתירה ולא סתרה את טענות העותרת.
לפיכך, קבע הפאנל כי למשיבה אין זכויות בשם.
- רישום או החזקה בחוסר תום-לב – קיימות אינדיקציות ברורות במקרה זה המעידות על חוסר תום-לב מצד המשיבה, הן ביחס לרישום שם המתחם והן ביחס לשימוש בו.
- ביחס לרישום שם המתחם –
- נמסר רק מידע חלקי ביחס לנסיבות רישומו של שם המתחם, אך ברור כי בשלב מסוים הייתה המשיבה מפיצה מורשית של מוצרי העותרת. עם זאת, התנאים המדויקים של התקשרות זו אינם ידועים. בהחלטת WIPO בעניין שם המתחם com נקבעו מספר תנאים שקיומם יכול להעיד על זכויות בתום לב בשם.
- בדיקת האתר הפועל תחת שם המתחם, לרבות גרסאות קודמות שלו, אינה מגלה כל התייחסות באתר למהות היחסים בין הצדדים, או לעותרת וזכויותיה. לפיכך, התנאי השני ברשימת התנאים שנקבעו בהחלטה לעיל אינו מתקיים.
- בנוסף, העותרת טענה כי לא הסמיכה את המשיבה לרשום שמות מתחם כלשהם, לרבות כאלו הכוללים את הסימן ESSIE, ורישום שם המתחם נעשה תוך הפרה ברורה של הסכם ההפצה בין הצדדים. טענות אלה לא נסתרו על-ידי המשיבה.
- ביחס לשימוש בשם המתחם –
- ניכר מהעתירה כי לתקופה מסוימת היו יחסים חוזיים בין הצדדים, שהסתיימו מאז. למרות שניתן היה לטעון כי למשיבה זכויות מסוימות ביחס לשם המתחם, אלו הסתיימו עם סיום ההסכם בין הצדדים. כפי שקובעים הכללים, נסיבה זו, כשלעצמה, עשויה להוות עדות ברורה לחוסר תום לב ביחס לשימוש בשם המתחם.
- המשיבה מפעילה אתר העשוי להטעות צרכנים פוטנציאליים המאמינים כי שם המתחם מוחזק על-ידי או קשור לעותרת, שהיא בעל הזכויות במוצג ESSIE.
- ESSIE אינו מונח גנרי, או מונח שנעשה בו שימוש רחב. למונח אין משמעות משל עצמו ואין לו קשר ישיר למשיבה עצמה למעט ביחס למוצרי ESSIE של העותרת שהופצו על-ידי המשיבה. לפיכך, למשיבה אין כל סיבה לרשום את שם המתחם למעט לצורך הפרת הזכויות בסימן המסחר.
- בהחזקת שם המתחם, המשיבה מונעת מהעותרת מלעשות שימוש באתר מקומי הנושא את סימנה המסחרי הבינלאומי. המשיבה פועלת באמצעות שם מתחם אחר (la-bl.co.il), שרשמה בשנת 2006. יש בכך כדי לחזק את הטענה כי המשיבה משתמשת בשם המתחם לא כמקור יחיד לעסקיה, אלא לצורך אתר היוצר חשש להטעיה עם סימניה המסחריים של העותרת. יש לציין כי בזמן כתיבת ההחלטה האתר שפעל תחת שם המתחם לא היה פעיל.
לפיכך, קבע הפאנל כי המשיבה פעלה בחוסר תום-לב, הן ברישום שם המתחם והן ביחס לשימוש בו.
הפאנל קיבל את העתירה והורה להעביר את שם המתחם לעותרת בתוך 30 ימים ממועד ההחלטה.
האמור לעיל מהווה תמצית של ההחלטה. להחלטה המלאה (באנגלית) לחצו כאן
