יישוב מחלוקות: mustela.co.il

Laboratoires Expanscience נ' Second Opinion BV Ltd

פאנליסטית יחידה – עו"ד ליהי פלדמן.

העתירה הוגשה על-ידי ("mustela") Laboratoires Expanscience, המבקשת להעביר לרשותה את הזכויות בשם המתחם mustela.co.il ("שם המתחם"), המוחזק על-ידי  ("mustela") Second Opinion BV Ltd.

רקע עובדתי

1. העותרת היא חברה צרפתית, שנוסדה בשנת 1950 ועוסקת במכירת מוצרי קוסמטיקה המיועדים לתינוקות בכל רחבי העולם;
2. סימן המסחר MUSTELA נרשם לראשונה על-ידי העותרת בשנת 1951 ("mustela");
3. העותרת רשמה את שם המתחם mustela.com בשנת 1998 ומאותו מועד רשמה מספר שמות מתחם בינלאומיים הכוללים את סימן המסחר;
4. שם המתחם נרשם על-ידי המשיבה ביום 19.7.2009 ולא היה בשימוש פעיל מאז רישומו, למעט כעמוד Parking.

עיקר טענות העותרת

1. העותרת היא מותג הקוסמטיקה המוביל בשוק הרוקחות האירופי למוצרי תינוקות. העותרת מוכרת למעלה מ-10 מיליון מוצרים בשנה ברחבי העולם (בכ-60 מדינות ובפרט ישראל);
2. בבעלות העותרת סימני מסחר רשומים רבים הכוללים את המונח MUSTELA;
3. לסימן המסחר אין כל משמעות כשלעצמו וכל חיפוש אינטרנטי של סימן המסחר יניב קשר לעותרת;
4. המשיבה הייתה אמורה להיות מודעת לעותרת ולסימני המסחר שלה בעת רישום שם המתחם, בהיותה עוסקת בתחום הרפואי בעצמה;
5. בהתאם לכללים, מתקיימות כל הדרישות לצורך העברת שם המתחם לעותרת.

המשיבה לא הגישה תגובה לטענות העותרת.

להלן עיקר ממצאי ה- IL-DRP:

לאחר בחינת טיעוני העותרת, החליט הפאנל לקבל את העתירה, מהנימוקים העיקריים שלהלן –

1. ה- IL-DRP הוא הליך יישוב סכסוכים חלופי, המיועד ליתן מענה מהיר באשר למחלוקות שעניינן בהקצאת שמות מתחם תחת הסיומת IL. – זאת בהתאם לכללי רישום שמות המתחם תחת סיומת זו ("הכללים"). בעת רישום שם מתחם, כל מחזיק מסכים לציית לכללים אלו.
2. במסגרת ההליך, על העותרת להראות כי מתקיימים ארבעת התנאים שלהלן, הנבחנים בעת מחלוקת ביחס להקצאת שם מתחם למחזיק –
   2.1. שם המתחם זהה, או דומה עד כדי הטעיה לסימן מסחר, שם מסחר, שם חברה רשום או רישום ישות משפטית של העותרת ("השם"); ו-
   2.2. העותרת היא בעלת זכויות בשם; ו-
   2.3. המשיבה אינה בעלת זכויות בשם; ו-
   2.4. הבקשה להקצאת שם המתחם, או השימוש בו, נעשו בחוסר תום-לב.
3. השם זהה או דומה עד כדי הטעיה –
   3.1. שם המתחם (בהתעלם מהסיומת הסטנדרטית "co.il.") כולל את המונח MUSTELA במלואו ולפיכך הוא זהה לסימן המסחר. יש להתעלם מהסיומת בעת בחינת הדמיון בין שם המתחם לסימן הרשום, שכן מדובר בסיומת מקובלת המעידה על אתר אינטרנט ישראלי מסחרי;
   3.2. בבעלות העותרת מספר סימני מסחר בינלאומיים ביחס למונח MUSTELA, הראשון בהם נרשם ב-1951 (הרבה קודם לרישום שם המתחם על-ידי המשיבה). סימן המסחר אף נרשם על-ידי העותרת בישראל החל משנת 1973;
   3.3. לפיכך, קבע הפאנל כי שם המתחם זהה לסימן מסחר ושם שירות של העותרת.
4. לעותרת זכויות בשם – קיימות אינדיקציות ברורות ביחס לזכויות העותרת בשם המתחם: העותרת השיקה את שירותי MUSTELA ב-1951 והיא מספקת מוצרי תינוקות בשוק הרוקחות האירופי, תחת שם זה, החל מאותו מועד; במרוצת השנים, העותרת הרחיבה את מכירותיה והיא מוכרת כעת את מוצריה ליותר מ-60 מדינות, לרבות ישראל; העותרת מחזיקה מספר שמות מתחם הכוללים את סימן המסחר; סימן המסחר הפך למוכר היטב ברחבי העולם; זכויותיה של העותרת ביחס לשם נקבעו גם על-ידי החלטה קודמת שניתנה על-ידי הארגון העולמי לקניין רוחני (WIPO). כל אלו מעידים בבירור כי לעותרת זכויות בשם MUSTELA, כסימן מוכר היטב, סימן מסחר רשום ושם מסחרי. העותרת ביססה את זכויותיה ביחס לשם המתחם.
5. למשיבה אין זכויות בשם – לא ידוע על זיקה כלשהי בין המשיבה לעותרת או שירותיה. המשיבה אינה מפיצה, בעלת רישיון ולא הוסמכה על-ידי העותרת באופן כלשהו; אין אינדיקציה בפני הפאנל כי המשיבה ביקשה לרשום סימן מסחר כלשהו ביחס למונח MUSTELA; המונח אינו גנרי ולא מופיע בכל מילון. הוא מונח ייחודי והעותרת לא הראתה כל קשר או שימוש במונח זה; נראה כי המשיבה עוסקת בתחום הרפואי. ככזו היה עליה להכיר את סימן המסחר, בו נעשה שימוש מסחרי ובינלאומי הרבה קודם לרישום שם המתחם; האתר הפועל תחת שם המתחם הוא עמוד Parking, הכולל קישורים מסחריים שונים. לא נעשה בו שימוש ממשי על-ידי המשיבה והוא אינו מפנה אליה או אל עסקיה; המשיבה לא הגישה תגובה לעתירה ולפיכך הטענות לעיל לא הוכחשו; לפיכך, קבע הפאנל כי למשיבה אין זכויות בשם.
6. רישום או החזקה בחוסר תום-לב – במקרה דנן, מספר פעולות מצד המשיבה מעידות על חוסר תום-לב, הן ביחס לרישום שם המתחם והן ביחס לשימוש בו.
   6.1. ביחס לרישום שם המתחם –
   • העותרת מספקת את שירותיה החל מ-1950 וסימן המסחר נרשם לראשונה ב-1951. המשיבה רשמה את שם המתחם ב-2009. קשה לטעון כי למשיבה לא הייתה סיבה להיות מודעת לקיומו של סימן המסחר;
   • MUSTELA אינו מונח גנרי, או מונח שנעשה בו שימוש רחב. למונח אין משמעות משל עצמו ואין לו קשר ישיר למשיבה עצמה או לפעילות כלשהי שהיא עוסקת בה. קיימת סבירות גבוהה כי המשיבה הייתה מודעת לקיומה של העותרת וזכויותיה בשם במועד הרישום.

   6.2. ביחס לשימוש בשם המתחם –

   • החל ממועד הרישום, שם המתחם מפנה לעמוד Parking הכולל קישורים מסחריים. המשיבה לא עשתה כל שימוש אקטיבי בשם המתחם;
   • למשיבה אין כל אינטרס בהחזקת שם המתחם או לצורך שימוש בו עבורה. כל כוונתה היא להפיק רווח מבעל זכויות חוקי שיציע הצעה אטרקטיבית בתמורה לשם.

   6.3. לפיכך, קבע הפאנל כי המשיבה פעלה בחוסר תום-לב, הן ברישום שם המתחם והן ביחס לשימוש בו.

הפאנל קיבל את העתירה והורה להעביר את שם המתחם לעותרת, בתוך 30 ימים ממועד ההחלטה.

האמור לעיל מהווה תמצית של ההחלטה. להחלטה המלאה (באנגלית) לחצו כאן