חברי הפאנל – בריאן נגין, מיכאל בירנהק וליהי פלדמן.
העתירה הוגשה על ידי חברתMicrosoft Corporation ("העותרת"), כנגד הקצאת שם המתחם windows.co.il ("שם המתחם", "האתר") למשפחת לוי ("המחזיקה"). העתירה הוגשה בתאריך 23 לספטמבר, 2004.
העותרת הינה בעלת סימן המסחר הרשום בכל העולם "Windows" ("סימן המסחר"). סימן המסחר רשום על סוגי מוצרים ושירותים שונים. המחזיקה מחזיקה בנוסף בשם המתחם keshet.co.il, בנוסף על רישומה כמחזיקת שם המתחם שבמחלוקת ("אתר קשת").
עיקרי טענות העותרת: (1) יש לבטל את הקצאת שם המתחם למחזיקה ולהעבירו אליה, מהסיבות הבאות: העותרת הינה בעלת סימן המסחר המרכיב את שם המתחם; (2) סימן המסחר של העותרת רכש משמעות משנית בכל העולם וגם בישראל; (3) העותרת לא הרשתה למחזיקה לעשות שימוש בסימן המסחר שלה; (4) למחזיקה אין כל זכות לגיטימית או חוקית בשם המסחר; (5) שם המתחם מפנה לאתרה השני של המחזיקה – אתר קשת, אשר כולל מודעות מטעם גופים מסחריים המציעים עסקאות במחשבים ובמוצרים נלווים וכן מאפשרים חיפוש במוצרי ושירותי העותרת. הדבר יוצר סיכון ברור להטעיית צרכנית ופגיעה בעסקי העותרת. עיקרי טענות המחזיקה: (1) סימן המסחר של העותרת הינו מונח גנרי. משכך, אינו ראוי לרישום כסימן מסחר ואינו ראוי להיות סימן מסחר מוכר היטב; (2) האתר שתחת שם המתחם אינו מציע כל שירותים או מוצרים במגדרים בהם רשום סימן המסחר של העותרת ולכן אינו מפר את סימן המסחר; (3) אין סכנה לבלבול או להטעיה צרכנית, שכן סימן המסחר הינו גנרי. מטרת האתר הינה לבנות אתר משפחתי, לפרסום תמונות משפחתיות אשר אינן נגישות לכלל הציבור; (4) העותרת המתינה 6 שנים בטרם הגישה את תביעתה והדבר מעלה חשש לגבי מניעיה.
עיקר ממצאי ה-ACP:
- סוגיית תום הלב – ה-ACP הושפע מכללי ה-UDRP המתווים את המדיניות להעברת שם מתחם. סעיף 4A ל-UDRP קובע כי ניתן להעביר שם מתחם כאשר (א) שם המתחם הינו זהה או דומה עד כדי הטעייה לסימן המסחר, (ב) למחזיק אין כל זכות או עניין לגיטימי בשם המתחם ו-(ג) שם המתחם נרשם אולם השימוש שנעשה בו הינו שימוש שלא בתום לב.
- כללי ה-UDRP מדגישים, בסעיף 4B, ארבע סיטואציות שיהוו ראייה לכך ששם המתחם והשימוש בו הינם בחוסר תום לב. הסיטואציה הרביעית נוגעת לעניין זה: כאשר השימוש בשם המתחם נועד בכדי למשוך גולשים לאתר למטרות רווח. הדבר נעשה באמצעות יצירת בלבול אצל הצרכן באשר לעומד מאחורי שם המתחם.
- שם המתחם זהה לסימן המסחר של העותרת, וזאת גם בהתחשב בכך שסימן המסחר של העותרת רכש לעצמו משמעות משנית בכל הנוגע לעסקי המחשבים. למחזיקה אין כל זכויות או עניין לגיטימי בשם המתחם: המחזיקה לא קיבלה כל הרשאה מאת העותרת להשתמש בסימן המסחר שלה. האתר מציע למכירה מוצרים או שירותים הקשורים לסימן המסחר ולמוצרים שמציעה העותרת. טענת המחזיקה כי האתר משמש לאחסנת תמונות משפחתיות הינה טענה שקרית. האתר הינו אתר מסחרי גרידא. שם המתחם נרשם ונעשה בו שימוש שלא בתום לב: שם המתחם נועד, ללא ספק, "לפתות" גולשים לאתר למטרות רווח, על ידי הטעיית צרכנים. האתר כולל קישור לאתר קשת, אשר הינו אתר למטרות מסחריות.
- גניבת עין, המעוגנת בסעיף 1(א) לחוק עוולות מסחריות. ה-ACP הסתמך על פסק דין של בית המשפט המחוזי בתל-אביב בעניין סלקום נ' אקווהנט. בהסתמך על כך, קבע ה-ACP כי ללא ספק התקיימה במקרה דנן גניבת עין.
- הפרת סימן המסחר – העותרת הוכיחה שסימן המסחר בבעלותה וכן ששם המתחם שבבעלות המחזיקה הינו זהה לשם המסחר. המוצרים שהוצעו למכירה באתרי המחזיקה והמוצרים והשירותים שמציעה העותרת אינם מאותו הגדר. משכך, אין הפרה "רגילה" לפי סעיף 46 לפקודת סימני המסחר. אולם, סימן המסחר של העותרת הינו גם סימן מסחר מוכר היטב, אשר ההגנה עליו הינה רחבה יותר וחלה גם על מוצרים ושירותים שאינם מאותו הגדר לגביו נרשם סימן המסחר. יתרה מזאת, בסימן מסחר מוכר היטב אין העותרת נדרשת להוכיח קיומה של הטעיה צרכנית. הקשר בין האתר למוצרי העותרת וההטעיה העלולה להיגרם לצרכנים הינה ברורים. עוד הוכיחה העותרת כי סימן המסחר שלה עלול להיפגע בבירור מפעולות המחזיקה, פעולות העולות כדי "דילול" סימן המסחר של העותרת. האמור מספיק בכדי להקים עילה של הפרת סימן מסחר או פגיעה בו, לפי סעיף 46 לפקודת סימני המסחר.
- העובדה שחלפו 6 שנים בטרם הגישה העותרת את עתירתה אינה פוגמת באמינותה ואינה מהווה עילה לדחות את העתירה. מלבד זאת, המחזיקה לא פעלה במשך שש השנים הללו לפיתוח האתר אלא הסתפקה בפיתוח מינימאלי של האתר ולא יותר.
לאור כל האמור, הורה ה-ACP לבטל את הקצאת שם המתחם למחזיקה ולהעבירו לעותרת. יחד עם זאת, מחמת הזמן הרב שעבר, נקבע שתקופת הזמן בטרם יועבר שם המתחם לעותרת תוארך ל-45 ימים (במקום 30) וכן כי כל הוצאות העתירה יושתו על העותרת.
