יישוב מחלוקות: regalo.co.il

העתירה הוגשה על-ידי ה. אסל ("העותרת"), המבקשת, בין היתר, להעביר לרשותה את הזכויות בשם המתחם regalo.co.il ("שם המתחם"), המוחזק על-ידי א. איילון ("המשיב").

רקע עובדתי

1. המשיב רשם את שם המתחם בתאריך 11.10.2017;
2. העותרת היא הבעלים של חנות מתנות בשם "REGALO" (המצויה בקניון בנצרת עילית) והיא פועלת באמצעות שם זה החל משנת 2012;
3. בחודש מאי 2018 העותרת הגישה בקשה לרישום סימן מסחר בישראל עבור השם REGALO. בקשת הרישום נדחה על-ידי רשם סימני המסחר הישראלי בשל היות הסימן המבוקש תיאורי;
4. העותרת פנתה למשיב במכתב התראה ודרשה כי יחדל מהשימוש בשם המתחם. המשיב לא השיב למכתב זה;
5. שם המתחם אינו פעיל בעת מתן ההחלטה.

עיקר טענות העותרת

1. העותרת השקיעה משאבים ומאמצים בשיווק הסימן REGALO, עד שהפך למוכר היטב בישראל ומזוהה על-ידי צרכנים כסימן לאיכות גבוהה;
2. שם המתחם זהה לסימן REGALO בו משתמשת העותרת;
3. המשיב מציע מוצרים ושירותים המתחרים בעותרת וצרכנים עשויים לטעות כי יש קשר בין הצדדים;
4. המשיב בחר במכוון שם מתחם הזהה לסימן העותרת, על-מנת למשוך משתמשי אינטרנט המחפשים את אתר העותרת ולהפיק תועלת מהמוניטין שצברה;
5. למשיב אין זכויות או אינטרס לגיטימי ביחס לשם המתחם.

עיקר טענות המשיב

1. המילה REGALO היא מילה אוניברסלית בשפה הספרדית ומשמעותה "מתנה";
2. לעותרת אין זכויות בסימן מסחר כלשהו, כפי שאף קבע רשם סימני המסחר הישראלי;
3. העותרת הגישה את בקשתה לרישום סימן המסחר בחודש מאי 2018, לאחר רישום שם המתחם;
4. המשיב כמעט ולא סיפק כל מידע אודותיו ואודות עסקיו, אך ציין כי אינו עוסק בתחום התכשיטים.

להלן עיקר ממצאי ה- IL-DRP:

לאחר בחינת טיעוני הצדדים, הפאנל החליט לדחות את העתירה, מהנימוקים שלהלן –

1. IL-DRP הוא הליך יישוב סכסוכים חלופי, המיועד ליתן מענה מהיר באשר למחלוקות שעניינן בהקצאת שמות מתחם תחת הסיומת IL. – זאת בהתאם לכללי רישום שמות המתחם תחת סיומת זו ("הכללים"). המשיב הסכים להיות כפוף להליך זה ולכללים בעת רישום שם המתחם.
2. במסגרת ההליך, על העותרת להראות כי מתקיימים ארבעת התנאים שלהלן –
   • שם המתחם זהה, או דומה עד כדי הטעיה לסימן מסחר, שם מסחר, שם חברה רשום או רישום ישות משפטית של העותרת ("השם"); ו-
   • העותרת היא בעלת זכויות בשם; ו-
   • המשיב אינו בעל זכויות בשם; ו-
   • הבקשה להקצאת שם המתחם, או השימוש בו, נעשו בחוסר תום-לב.
3. השם זהה או דומה עד כדי הטעיה –
   • העותרת הגישה בקשה לרישום סימן המסחר REGALO בישראל בחודש מאי 2018. הסימן טרם נרשם בעת מתן ההחלטה.
   • שם המתחם כולל את המונח "regalo" ואת הסיומת ".co.il". יש להתעלם מהסיומת בעת הבחינה אם השם זהה או דומה עד כדי הטעיה. שם המתחם זהה לסימן המסחר שביקשה העותרת לרשום. לצורך פעילותה המסחרית, העותרת משתמשת בסימן REGALO באופן מעוצב (הכולל את המילה REGALO ואלמנטים ויזואליים נוספים). שם המתחם זהה, או דומה עד כדי הטעיה, לסימן בו עושה המבקשת שימוש, הואיל ושניהם כוללים את הסימן REGALO.
4. לעותרת זכויות בשם –
   • לעותרת אין סימן מסחר רשום ובקשת הרישום שהגישה אינה מקנה לה זכויות בשם לצורך ההליך. הן המשיב והן רשם סימני המסחר הישראלי סברו כי המילה "regalo" היא תיאורית. עם זאת, בניגוד לבקשת רישום סימן המסחר, הסימן המעוצב בו משתמשת העותרת אינו תיאורי, שכן האלמנטים הוויזואליים בו הם ייחודיים בצורה מספקת בעיני הפאנל. עם זאת, כיוון שאין מדובר בסימן רשום, על העותרת להראות כי הוא רכש אופי מבחין.
   • יש לדחות את טענת העותרת, שאף נדחתה על-ידי רשם סימני המסחר, כי למילה regalo אין משמעות בעיני הצרכן הישראלי ולכן היא בעלת אופי מבחין. מעבר להצהרתה הכללית אודות מאמצי השיווק שלה, העותרת לא סיפקה מידע מספק כדי להראות את המוניטין שצבר השם. העותרת לא הציגה ראיות מספקות ביחס לזכויותיה בשם או לכך שצבר מוניטין מספק בישראל. העובדה כי העותרת עושה בשם שימוש מסחרי במשך 5-6 שנים אינה מספקת לצורך כך.
5. למשיב אין זכויות בשם –
   • לאור הממצא לעיל, לפיו העותרת לא הוכיחה את זכויותיה בשם, אין צורך כי הפאנל יבחן האם למשיב זכויות או אינטרס לגיטימי בשם.
6. רישום או החזקה בחוסר תום-לב –
   • המשיב לא ציין בתשובתו מדוע רשם את שם המתחם. המשיב מחזיק בשם המתחם באופן פאסיבי, ללא שימוש למטרה כלשהי. המשיב אינו משתמש בסימן המעוצב של העותרת, אלא במילה regalo בלבד.
   • לוחות הזמנים בעניין זה מלמדים כי העותרת החליטה לאחרונה להקים אתר תחת שם המתחם וכאשר הבינה כי שם המתחם תפוס, היא החליטה להגיש בקשה לרישום סימן המסחר REGALO באופן מידי, על-מנת שיהיה בידה טיעון חזק למשלוח מכתב התראה למשיב ולצורך ההליך. המשיב לא ענה למכתב ואין ראיות מספקות היכולות להעיד אם התכוון למכור את הזכויות בשם המתחם לעותרת.
   • נכון למועד ההחלטה, רשם סימני המסחר הישראלי דחה את בקשת רישום סימן המסחר. עובדה זה מקשה על העותרת לטעון לזכויות לגיטימיות בשם וכי למשיב אין זכויות כאלה. לעותרת אף קשה להראות כי המשיב משתמש בשם המתחם בחוסר תום לב. העותרת לא הציגה ראיות כלשהן ביחס להטעיה הנטענת של משתמשי אינטרנט על-ידי המשיב.

לפיכך, הורה הפאנל על דחיית העתירה.

האמור לעיל מהווה תמצית של ההחלטה. להחלטה המלאה (באנגלית) לחצו כאן [PDF].