Strider Sports International, Inc. נ' יעקובי
פאנליסט יחיד – עו"ד יורם ליכטנשטיין. ההחלטה ניתנה ביום 17.5.2018.
העתירה הוגשה על-ידי חברת Strider Sports International, Inc, המאוגדת בארה"ב ("העותרת"), בבקשה לביטול רישום שם המתחם strider.co.il ("שם המתחם") המוחזק על-ידי מר ג. יעקובי, תושב ישראל ("המשיב").
עיקר טענות העותרת
- בבעלות העותרת סימן מסחר ישראלי טקסטואלי עבור המונח "STRIDER" ("סימן המסחר"), עבור מוצרים דוגמת אופניי ילדים;
- למשיב אין זכויות או אינטרס לגיטימי בשם המתחם – הצדדים היו קשורים בהסכם רישיון והפצה שהסתיים בחודש מרץ 2017 והמשיב לא החזיר את זכויות הקניין הרוחני לעותרת, לרבות שם המתחם;
- שם המתחם נרשם ונעשה בו שימוש בחוסר תום-לב, שכן המשיב כבר אינו מפיץ מורשה של העותרת.
המשיב לא הגיש תגובה לעתירה, על-אף שניתנה לו אורכה לעשות כן.
המשיב פנה לפאנליסט בדוא"ל וטען כי שם המתחם נרשם קודם להסכם בינו לבין העותרת; כי הוא מוכן להעביר את שם המתחם לעותרת תמורת 5,000 דולר ארה"ב, סכום שחושב, בין היתר, כהוצאות שהוציא המשיב לצורך קידום שם המתחם.
להלן עיקר ממצאי ה- IL-DRP:
לאחר בחינת טיעוני הצדדים החליט הפאנל לקבל את העתירה ולהורות על מחיקת שם המתחם ממרשם השמות, מהנימוקים שלהלן –
- ה- IL-DRP הוא הליך יישוב סכסוכים חלופי, שנועד ליתן מענה מהיר באשר למחלוקות שעניינן בהקצאת שמות מתחם.
- בעת רישום שם המתחם, הסכים המשיב לכללים וסדרי הדין הנוגעים להכרעת סכסוכים ב- IL-DRP. בהתאם לכללים, צד שלישי יכול לפתוח בהליך נגד המחזיק של שם המתחם בהתבסס על הטיעונים המצטברים הבאים –
- שם המתחם זהה, או דומה עד כדי הטעיה לסימן מסחר, שם מסחר, שם חברה רשום או רישום אישיות משפטית של העותרת ("השם"); ו-
- העותרת היא בעלת זכויות בשם; ו-
- המשיב אינו בעל זכויות בשם; ו-
- הבקשה להקצאת שם המתחם, או השימוש בו, נעשו בחוסר תום-לב.
- שם המתחם כולל את השם STRIDER (סימן המסחר) בצירוף הסיומת il. יש להתעלם מהסיומת לצורך קביעת הדמיון בין שם המתחם לסימן המסחר. שם המתחם זהה לסימן המסחר.
- העותרת הוכיחה כי בבעלותה סימן מסחר ישראלי עבור השם STRIDER. העותרת היא בעלת זכויות בשם בישראל.
- העותרת טענה כי המשיב היה מפיץ מוסמך של מוצריה בישראל מכוח הסכם הפצה. ההסכם קבע זכויות ביטול הדדיות של ההסכם וכי לאחר חצי שנה ממועד הביטול לא יוכל עוד המפיץ לעשות שימוש בקניינה הרוחני של העותרת, לרבות ביחס לשם STRIDER.
- הואיל והסכם ההפצה הסתיים, קבע הפאנליסט כי ייתכן והמשיב רשם את שם המתחם בתום לב, כחלק מהאינטרס שלו לשמש כמפיץ מקומי, אך למשיב אין זכות חוקית להמשיך ולהשתמש בשם המתחם או לאסור את העותרת על השימוש בו תוך פגיעה בפוטנציאל העסקי שלה בישראל.
- שם המתחם נרשם בתקופת הסכם ההפצה בין העותרת למפיצה (שהמשיב הוא בעל מניות ודירקטור בה). ניתן להניח כי העותרת הייתה מודעת לרישום שם המתחם ורישומו באותו מועד נעשה בתום לב לצורך קיום הסכם ההפצה. עם זאת, לאחר סיום הסכם ההפצה, הסתיימה גם זכותו של המשיב לשימוש בשם. כלומר, למשיב הייתה הזכות לרשום את שם המתחם, אך זכות זו אינה עומדת לו עוד.
- כללי יישוב הסכסוכים (סעיף 4.1 – ראיות לחסר תום לב) מציינים רשימה לא ממצה של מקרים שייחשבו כשימוש חסר תום לב בשם המתחם. המשיב ציין כי רשם את שם המתחם קודם להסכם שלו עם העותרת. יש לראות רישום זה של סימן מסחר כחוסר תום לב לפי סעיפים 4.1(ג) ו-(ה) לכללי יישוב הסכסוכים.
- בנוסף, עם סיומו של הסכם ההפצה וכאשר המשיב כבר אינו המפיץ של המוצרים, היה עליו לחדול מהשימוש באתר הפועל תחת שם המתחם, כך שגם הוראות סעיף 4.1(א) מתקיימות. השימוש הנוכחי בשם המתחם, לאתר העוסק באופני STRIDER, נעשה בחוסר תום לב.
הפאנל קיבל את העתירה והורה על ביטול רישומו של שם המתחם.
האמור לעיל מהווה תמצית של ההחלטה. להחלטה המלאה (באנגלית) לחצו כאן [PDF]
