יישוב מחלוקות: caffemauro.co.il

פאנליסט יחיד – עו"ד ליהי פלדמן.

העתירה הוגשה על-ידי חברת Caffe Mauro S.p.A ("העותרת"), המבקשת להעביר לרשותה את הזכויות בשם המתחם caffemauro.co.il ("שם המתחם"), בו מחזיק המשיב, תושב ישראל ובעליה של חברה בתחום הקפה ("המשיב").

ההחלטה ניתנה ביום 9.5.2022.

רקע עובדתי

1. העותרת, חברה מאיטליה, היא יצרנית ומפיצה בינלאומית של קפה ומוצרים נלווים, תחת המותג CAFFE MAURO;
2. המשיב הוא בעליה של חברה ישראלית פרטית, המייבאת ומשווקת קפה ומוצרים נלווים;
3. המשיב רשם את שם המתחם שבמחלוקת ביום 22.10.2019.

עיקר טענות העותרת

1. העותרת היא יצרן מוביל של קפה ומוצרים נלווים, תחת המותג Caffe Mauro, המוכר בישראל ובעולם;
2. בבעלות החברה סימני מסחר רשומים רבים עבור השם Caffe Mauro וכן בקשות לרישום סימני מסחר, ברחבי העולם ובישראל;
3. העותרת מפרסמת ומשווקת את המותג באופן נרחב במשך עשורים והוא מוכר לצרכנים בעולם כולו;
4. העותרת גילתה כי המשיב רשם ומשתמש בשם המתחם ולפיכך פנתה אליו מספר פעמים, אך המשיב דחה את בקשות העותרת להעביר לרשותה את הזכויות בשם המתחם והציע כי תרכוש את שם המתחם ממנו.

עיקר טענות המשיב

1. המשיב לא הגיש תשובה לעתירה;
2. בתכתובת קודמת עם העותרת טען המשיב כי החברה שבבעלותו מוכרת ממוצרי העותרת במשך שנים ללא הפרעה וכי הוא אינו סבור כי הוא פועל שלא כדין;
3. בעת הגשת העתירה האתר שפעל תחת שם המתחם שימש לשיווק מוצרי קפה, כאשר רכישות מהאתר הופנו לאתר נוסף המשמש לפעילות החברה של המשיב (espresso-center.co.il). בעת כתיבת ההחלטה האתר לא היה פעיל עוד;

להלן עיקר ממצאי ה- IL-DRP:

לאחר בחינת טיעוני הצדדים, הפאנל החליט לקבל את העתירה, מהנימוקים שלהלן –

1. ה- IL-DRP הוא הליך יישוב סכסוכים חלופי, המיועד ליתן מענה מהיר באשר למחלוקות שעניינן בהקצאת שמות מתחם תחת הסיומת IL. – זאת בהתאם לכללי רישום שמות המתחם תחת סיומת זו ("הכללים"). בעת רישום שם מתחם, כל מחזיק מסכים לציית לכללים אלו.
2. במסגרת ההליך, על העותרת להראות כי מתקיימים ארבעת התנאים שלהלן –
   • שם המתחם זהה, או דומה עד כדי הטעיה לסימן מסחר, שם מסחר, שם חברה רשום או רישום ישות משפטית של העותרת ("השם"); ו-
   • העותרת היא בעלת זכויות בשם; ו-
   • המשיב אינו בעל זכויות בשם; ו-
   • הבקשה להקצאת שם המתחם, או השימוש בו, נעשו בחוסר תום-לב.
3. השם זהה או דומה עד כדי הטעיה –
   • שם המתחם כולל את המונח המשולב "caffemauro" ואת הסיומת ".co.il". יש להתעלם מהסיומת בעת בחינת הדמיון בין שם המתחם לסימן רשום, שכן מדובר בסיומת מקובלת המעידה על אתר אינטרנט ישראלי מסחרי;
   • שם המתחם משלב את שמה של העותרת ושל הסימן הנטען שלה, במלואו. העותרת היא הבעלים של סימני מסחר רבים הכוללים את השם "CaffeMauro", הן מקומית והן ברחבי העולם, לרבות שם המתחם com.
   • לפיכך נקבע כי שם המתחם זהה לסימניה הרשומים של העותרת.
4. לעותרת זכויות בשם –
   • העותרת סיפקה אינדיקציות מהותיות לזכויותיה בשם שבמחלוקת, לרבות מספר רב של סימני מסחר רשומים עבור השם, החל משנת 2000 (בישראל משנת 2006); שם המתחם com; סימניה של העותרת והמותג שלה ידועים היטב בישראל ובעולם, ונתמכים על-ידי שיווק נרחב ומפיץ בלעדי מקומי.
   • לפיכך נקבע כי העותרת הציגה ראיות מספקות ביחס לזכויותיה בשם, שלא נסתרו.
5. למשיב אין זכויות בשם –
   • המשיב לא סיפק תשובה לעתירה ולא הרים את הנטל לבסס את זכויותיו בשם המתחם. מהתכתובת בין הצדדים עולה כי המשיב מוכר ממוצרי העותרת. הסתמכות על פרקטיקה קודמת של מכירת מוצרי העותרת אין בה די כדי להקנות למשיב זכויות בשם.
   • לאחר הגשת העתירה, הפך שם המתחם ללא-פעיל והמשיב הסיר תוכן שעשוי היה להיות תוכן שמפר את זכויות העותרת. התנהלות זו עשויה להעיד כי המשיב עצמו מודע לפוטנציאל שהתנהלותו מפרה לאור היעדר זכויות בשם.
   • לפיכך נקבע כי למשיב אין זכויות בשם.
6. רישום או החזקה בחוסר תום-לב –
   • מספר מעשים של המשיב מעידים על חוסר תום-לב:
     • המשיב רשם את שם המתחם ב-2019, זמן רב לאחר שהעותרת רשמה את שמות המתחם הבינלאומיים שלה ובעת שהיא משווקת באופן אקטיבי את מוצריה בישראל ובעולם. לאור היקף המוניטין של העותרת, סביר כי המשיב היה מודע, בעת שרשם את שם המתחם, כי הוא מונע מהעותרת מלהפעיל אתר תחת שמה ובאופן המטעה את הציבור באשר לחסותה של העותרת;
     • המשיב השתמש באתר בשם “Caffe Mauro Israel” וכן השתמש בתמונות מוגנות מתוך תכניה השיווקיים של העותרת, ללא הרשאה;
     • לקוחות שנמשכו לאתר המשיב בשל המיתוג שלו, הופנו לאתר המסחרי של המשיב לצורך השלמת הרכישה;
     • המשיב ניסה לנהל מו"מ למכירת הזכויות בשם המתחם לעותרת;
     • המשיב לא השיב לעתירה.
   • לפיכך נקבע כי המשיב פעל בחוסר תום-לב הן ברישום שם המתחם והן בשימוש בו.

 

לפיכך, הורה הפאנל על העברת שם המתחם לעותרת, בתוך 30 ימים ממועד ההחלטה.

האמור לעיל מהווה תמצית של ההחלטה. להחלטה המלאה (באנגלית) לחצו כאן [PDF].