יישוב מחלוקות: mako12.co.il

העתירה הוגשה על-ידי שידורי קשת בע"מ ("העותרת"), המבקשת להעביר לרשותה את הזכויות בשם המתחם mako12.co.il ("שם המתחם"), המוחזק על-ידי ש. קדוש ("המשיב").

ההחלטה בעתירה ניתנה ביום 15.9.2019.

רקע עובדתי

1. המשיב רשם את שם המתחם בתאריך 27.4.2017;
2. העותרת היא חברת תקשורת העוסקת בשידור, הפקה והפצת תוכן;
3. העותרת פועלת תחת השם MAKO משנת 2008 והיא בעלת האתר mako.co.il;
4. העותרת היא בעלת סימן המסחר הישראלי "MAKO" ("סימן המסחר") וכן "KESHET12";
5. שם המתחם אינו פעיל בעת מתן ההחלטה.

עיקר טענות העותרת

1. שם המתחם דומה לסימן המסחר של העותרת;
2. שימוש המשיב בשם המתחם נועד בבירור להטעות, תוך הפרת זכויות הקניין הרוחני של העותרת;
3. שם המתחם נרשם ונעשה בו שימוש בחוסר תום-לב. המשיב רשם את שם המתחם על-מנת להפיק רווח מסחרי;
4. המספר 12 הוא מספר הערוץ שהוקצה לעותרת והמשיב לא בחר בו במקרה.

עיקר טענות המשיב

1. העותרת פנתה למשיב לצורך רכישת הזכויות בשם המתחם אך המו"מ לא צלח;
2. שם המתחם נרשם בתום לב על-מנת שישמש כרשת חברתית בתחום הספורט הימי, תחום שלמשיב זיקה אליו;
3. העותר בחר בשם המתחם משום שהוא זהה לשם דגם של קיאק שהוא תכנן לייבא;
4. למשיב אינטרס לגיטימי ביחס לשילוב MAKO12, שכן העותרת לא רשמה שילוב זה כסימן מסחר ואינה משתמשת בו בפרסומיה.

להלן עיקר ממצאי ה- IL-DRP:

לאחר בחינת טיעוני הצדדים, הפאנל החליט להורות על העברת שם המתחם לעותרת, מהנימוקים שלהלן –

1. ה-IL-DRP הוא הליך יישוב סכסוכים חלופי, המיועד ליתן מענה מהיר באשר למחלוקות שעניינן בהקצאת שמות מתחם תחת הסיומת IL. – זאת בהתאם לכללי רישום שמות המתחם תחת סיומת זו ("הכללים"). המשיב הסכים להיות כפוף להליך זה ולכללים בעת רישום שם המתחם.
2. במסגרת ההליך, על העותרת להראות כי מתקיימים ארבעת התנאים שלהלן –
   • שם המתחם זהה, או דומה עד כדי הטעיה לסימן מסחר, שם מסחר, שם חברה רשום או רישום ישות משפטית של העותרת ("השם"); ו-
   • העותרת היא בעלת זכויות בשם; ו-
   • המשיב אינו בעל זכויות בשם; ו-
   • הבקשה להקצאת שם המתחם, או השימוש בו, נעשו בחוסר תום-לב.
3. השם זהה או דומה עד כדי הטעיה –
   • העותרת היא הבעלים של סימני המסחר הישראליים MAKO ו-KESHET12.
   • שם המתחם כולל את המונח "mako", המספר "12", ואת הסיומת ".co.il". הלכה היא כי יש להתעלם מהסיומת בעת הבחינה אם השם זהה או דומה עד כדי הטעיה. המונח "mako" זהה לסימן המסחר MAKO שרשמה העותרת בשנת 2008. מספרים אינם זכאים לרוב להגנת סימני מסחר, כך שהתוספת של המספר 12 היא אלמנט תיאורי וניתן להתעלם גם ממנו לצורך בחינת הדמיון.
   • העותרת היא גם בעלת סימן המסחר KESHET12, הכולל את המספר 12, והיא משדרת בערוץ מספר 12. למרות שהעותרת אינה משתמשת במונח MAKO12 כמכלול, הקשר בין המונח "mako" והמספר 12 הוא בלתי נמנע.
   • שם המתחם דומה עד כדי הטעיה לסימן המסחר MAKO של העותרת.
4. זכויות בשם או אינטרס לגיטימי –
   • בהינתן המסקנה כי שם המתחם דומה עד כדי הטעיה לסימן המסחר של העותרת, הפאנל קבע כי העותרת הראתה לכאורה כי למשיב אין זכויות או אינטרס לגיטימי בשם המתחם ועל המשיב להוכיח כי יש לו זכויות או אינטרסים כאלה. המשיב לא טען כי הוא מוכר באמצעות שם המתחם או כי הוא משתמש בו למטרה לגיטימית שאינה מסחרית, או למטרות של שימוש הוגן.
   • המשיב טען במקום כי רשם את שם המתחם כחלק מהכנותיו לספק פלטפורמה מקוונת בתחום הספורט הימי, תחום שהמשיב עוסק בו כתחביב. צילום המסך שהציג המשיב לפיו קיים קיאק בשם mako12 הוא ראיה דלה לעניין זה. המשיב מחזיק בשם המתחם למעלה משנתיים ובמהלך פרק זמן זה לא נקט פעולה אחת לצורך קידום אותו עסק והאתר נותר ריק מתוכן.
   • המשיב לא הוכיח את המוטל עליו והוא אינו בעל זכויות או אינטרס לגיטימי ביחס לשם המתחם.
5. רישום או החזקה בחוסר תום-לב –
   • סימן המסחר MAKO נחשב כסימן מסחר מוכר היטב בישראל. העותרת משתמשת בו בצורה רציפה החל משנת 2008. בהיעדר ראיה לסתור, ניתן לזקוף לחובת המשיב את המודעות לסימנה המוכר היטב של העותרת.
   • על-אף שהעותרת אינה בעלת סימן מסחר עבור המונח MAKO12 (אך כן עבור הסימן MAKO), היה על המשיב להיות מודע לעותרת לזכויותיה בסימן זה.
   • המשיב רשם ומשתמש בשם המתחם בחוסר תום לב.

לפיכך, הורה הפאנל על העברת הזכויות בשם המתחם לעותרת.

האמור לעיל מהווה תמצית של ההחלטה. להחלטה המלאה (באנגלית) לחצו כאן