פאנליסטית יחידה –עו"ד ליהי פלדמן.
העתירה הוגשה על-ידי Monster Energy Company ("העותרת"), חברה המאוגדת במדינת דלאוור שבארה"ב, המבקשת להעביר לרשותה את הזכויות בשמות המתחם monsterenergy.co.il ו- monster-energy.co.il (להלן יחדיו: "שם המתחם"), המוחזקים על-ידי י. ברבי, תושב ישראל ("המשיב").
ההחלטה בעתירה ניתנה ביום 29.5.2019.
רקע עובדתי
- העותרת נוסדה בשנת 2002 ושינתה את שמה לזה הנוכחי בשנת 2012;
- המשיב הוא נציגה של חברת ביס הפקות בע"מ;
- המשיב רשם את שני שמות מתחם ב- 12.2.2012.
עיקר טענות העותרת
- העותרת היא היצרנית המובילה בעולם למשקאות אנרגיה ופועלת תחת השם והמותג Monster Energy;
- המותג כאמור משמש את החברה בתחום המשקאות, הביגוד, ציוד ספורט, מדבקות ומוצרים נוספים;
- החברה משווקת קו משקאות תחת מותג זה, החל משנת 2002 (בארה"ב) ו-2008 (באירופה);
- בבעלות החברה סימני מסחר רשומים עבור השם וכן בקשות לרישום סימן מסחר, ברחבי העולם, לרבות בישראל;
- מכירת משקאות האנרגיה של העותרת הניבה הכנסות של מיליארדים רבים של דולרים לאורך השנים;
- העותרת מפעילה את האתר הפועל תחת שם המתחם monsterenergy.com וזאת החל משנת 2003;
- המוניטין וההצלחה של העותרת הובילו לאורך השנים לתריסר מקרים בהם מנגנוני יישוב סכסוכים הכירו בזכויותיה של העותרת בסימן;
- המשיב הציע להעביר לעותרת את השמות תמורת כ-10,000 דולר.
עיקר טענות המשיב
-
שם המתחם נרשם בשנת 2012 בכוונה לשווק משקאות אנרגיה.
להלן עיקר ממצאי ה- IL-DRP:
לאחר בחינת טיעוני הצדדים, הפאנל החליט לקבל את העתירה, מהנימוקים שלהלן –
- ה- IL-DRP הוא הליך יישוב סכסוכים חלופי, המיועד ליתן מענה מהיר באשר למחלוקות שעניינן בהקצאת שמות מתחם תחת הסיומת IL. – זאת בהתאם לכללי רישום שמות המתחם תחת סיומת זו ("הכללים"). בעת רישום שם מתחם, כל מחזיק מסכים לציית לכללים אלו.
- במסגרת ההליך, על העותרת להראות כי מתקיימים ארבעת התנאים שלהלן –
- שם המתחם זהה, או דומה עד כדי הטעיה לסימן מסחר, שם מסחר, שם חברה רשום או רישום ישות משפטית של העותרת ("השם"); ו-
- העותרת היא בעלת זכויות בשם; ו-
- המשיב אינו בעל זכויות בשם; ו-
- הבקשה להקצאת שם המתחם, או השימוש בו, נעשו בחוסר תום-לב.
- השם זהה או דומה עד כדי הטעיה –
- שם המתחם כולל את המונח "monsterenergy" או "monster-energy" ואת הסיומת ".co.il". יש להתעלם מהסיומת בעת בחינת הדמיון בין שם המתחם לסימן רשום, שכן מדובר בסיומת מקובלת המעידה על אתר אינטרנט ישראלי מסחרי;
- סימן המסחר MONSTER ENERGY משולב במלואו בשם המתחם. התוספת של מקף באחד משמות המתחם אינה פוגעת בכך. העותרת הוכיחה זכויות ארוכות שנים בסימן MONSTER ENERGY, החל משנת 2002. העותרת הראתה כי בבעלותה סימני מסחר ומוצרים בשם זה החל משנת 2012, קודם לרישום שם המתחם.
לפיכך נקבע כי שם המתחם זהה או דומה עד כדי הטעיה לשמה וסימניה של העותרת.
- לעותרת זכויות בשם –
- ניכר כי העותרת היא בעלת זכויות בשם בעת הגשת העתירה ואף בעת רישום שם המתחם. זכויות אלה כוללות סימני מסחר הרשומים בישראל החל משנת 2010, סימני מסחר בינלאומיים החל משנת 2002, נוכחות בינלאומית חזקה, במיוחד ברשתות חברתיות וכן רישום והחזקה של מספר שמות מתחם המשלבים את השם MONSTER ENERGY.
- ניתן לציין גם את תכתובת הדוא"ל עם המשיב, בה ציין כי רשם את שם המתחם ב-2012 בכוונה אמיתית לשווק את משקה האנרגיה. בתשובתו מתייחס המשיב למשקה האנרגיה של העותרת והוא אינו מבסס קשר ישיר של המשיב לשם המתחם, אלא את כוונתו של המשיב להפיק רווח משמה הידוע של העותרת. התייחסות זו של המשיב מחזקת את ההכרה בזכויותיה של העותרת בשם.
לפיכך נקבע כי העותרת הציגה ראיות מספקות ביחס לזכויותיה בשם.
- למשיב אין זכויות בשם –
- המשיב לא סיפק תשובה מלאה לעתירה ולא ציין את זכויותיו ביחס לשם. תכתובת הדוא"ל שנערכה עם המשיב אינה מעידה על זכות כלשהי של המשיב בשם, למעט כוונה עסקית מצדו לשווק אותו. אין בכך די כדי להקנות לו זכויות בשם.
- העותרת הצהירה בבירור כי המשיב אינו מוסמך על-ידה בדרך כלשהי לשימוש בשם והמשיב לא חלק על כך.
- שני שמות המתחם אינם פעילים ואינם מפנים לאתר פעיל שעשוי להצביע על זכויות של המשיב.
לפיכך נקבע כי המשיב לא הצביע על כל זכויות או אינטרס לגיטימי שיש לו ביחס לשם.
- רישום או החזקה בחוסר תום-לב –
- פעילותה הנרחבת של העותרת ביחס לשם תחילתה ב-2002. היא הגישה בקשה לרישום סימן מסחר בישראל בשנת 2010 וזה נרשם בשנת 2012. בשנה זו גם החליפה העותרת את שמה ל-Monster Energy. כל זאת נעשה קודם לרישום שם המתחם על-ידי המשיב. הואיל ולמונח זה אין משמעות עצמאית משל עצמו, אין כל הסבר לרישום שמות המתחם על-ידי המשיב למעט הקשר לסימניה של העותרת.
- העותרת הביעה עניין להגיע להסכמות עם המשיב, אך דרישות המשיב מעידות על חוסר תום ליבו.
לפיכך נקבע כי המשיב פעל בחוסר תום-לב הן ברישום שם המתחם והן בשימוש בו.
לפיכך, הורה הפאנל על העברת שם המתחם לעותרת, בתוך 30 ימים ממועד ההחלטה.
האמור לעיל מהווה תמצית של ההחלטה. להחלטה המלאה (באנגלית) לחצו כאן
