פאנליסט יחיד – עו"ד נעמי אסיא.
ההחלטה ניתנה ביום 25.4.2023.
רקע וטענות הצדדים:
העותרת, חברה ישראלית מקבוצת "קסטרו-הודיס", הגישה עתירה להעברת הזכויות בשם המתחם <טופטן.ישראל> ("שם המתחם"), שהמשיב הוא המחזיק בו החל מחודש נובמבר 2022.
העותרת מפעילה רשת חנויות לאביזרי אופנה, משנת 2004, תחת שם המותג "טופ טן" ו-"Top Ten". בבעלות העותרת סימני מסחר רשומים בישראל עבור שם המותג באנגלית. המשיב רשם את שם המתחם עם פתיחת האפשרות לרשום שמות מתחם בעברית ודחה את דרישת המבקשת כי יעביר לה את שם המתחם. המשיב טען כי בנה אתר עבור לקוח אשר בכוונתו לספק מידע על דירוגים וחוות דעת בתחום הרפואי.
נפסק:
כללי יישוב המחלוקות הם כללי יישוב סכסוכים אלטרנטיביים, שנועדו לייעל ולהאיץ את ההכרעה בסכסוכים שעניינם הקצאת שמות מתחם ברשת. בעת רישום שם מתחם מבקש הרישום נוטל על עצמו את החובה לפעול בהתאם לכללים ולהיות כפוף להם.
הכללים קובעים כי מחלוקת בדבר הקצאת שם מתחם תתברר על-בסיס הנימוקים הבאים:
- שם המתחם שבמחלוקת זהה או דומה עד כדי הטעיה לסימן מסחר, שם מסחרי, שם חברה רשום או רישום ישות משפטית של העותרת;
- וגם – לעותרת יש זכויות בשם ולמשיב אין זכויות בשם;
- וגם – הבקשה להקצאת שם המתחם השנוי במחלוקת הוגשה בחוסר תום לב או שנעשה שימוש בשם המתחם השנוי במחלוקת בחוסר תום לב. מדובר בתנאים מצטברים ונטל הוכחתם מוטל על העותרת.
שם המתחם הוא "טופטן" ואין להתייחס לסיומת ".ישראל". העותרת מחזיקה בסימני מסחר רשומים בישראל הכוללים את השם "TOPTEN" באנגלית. מאחר והשם "טופטן" הוא תעתיק של השם "TOPTEN", הרי שקיימת ביניהם זהות. שם המתחם שבמחלוקת זהה לסימניה המסחריים של העותרת. זו הגישה הנוהגת של רשם סימני המסחר הישראלי בעת בחינתו דמיון בין סימני מסחר בהקשרים שונים.
בנוסף, העותרת היא ישות משפטית רשומה בישראל תחת השם "טופ טן אביזרי אופנה בע"מ" בעברית ובאנגלית. התוספת " אביזרי אופנה" בשם התאגיד הישראלי לשם המסחרי "טופ טן" היא תוספת תיאורית שאין בה כדי להעיב על הקביעה כי קיימת זהות בין שם המתחם שבמחלוקת לבין שם התאגיד בישראל. שם המתחם זהה הן לסימניה המסחריים של העותרת והן לשמו של התאגיד הרשום בישראל שבבעלותה.
לעותרת זכויות לגיטימיות בשם. בעת שהמשיב רשם את שם המתחם, העותרת היתה תאגיד רשום ופעיל בישראל תחת השם "טופטן" מזה 18 שנים. משום שנקבע ששם הישות המשפטית של העותרת בישראל, כמו גם סימני המסחריים הרשומים של העותרת, זהים לשם המתחם, בכך הרימה העותרת את נטל הראיה בכדי לקבוע כי למשיב אין לכאורה זכויות לגיטימיות בשם המתחם. הנטל עבר אל המשיב להראות כי הוא זה שמחזיק בזכות הלגיטימית להמשיך ולהחזיק בשם המתחם.
למשיב אין זכויות לגיטימיות בשם המתחם. למשיב אין סימן מסחר רשום עבור "טופטן". המשיב לא הראה שיש לו פעילות מסחרית או שאינה מסחרית תחת השם "טופטן" בישראל. המשיב גם אינו מוכר בקרב קהל הצרכנים תחת השם "טופטן". למשיב אין כל ישות משפטית רשומה או עסק פעיל הנושא את השם "טופטן". המשיב לא הביא עדות כלשהי על השקעה כספית שביצע כטענתו או הכנות אחרות על-מנת לעשות בשם המתחם שימוש עתידי ולצקת בו תוכן. המשיב כשל להראות ששם המתחם משמש כאתר פעיל. בכך למעשה כשל המשיב להראות כל עדות אמיתית וכנה לפעילות מסחרית מהימנה בשם המתחם שבמחלוקת או עדות מוצקה לעשות בו שימוש עתידי.
פעילות המשיב באתר תחת שם המתחם תואמת במדויק את טענות העותרת כנגדו. פעילות זו ממחישה את היעדר תום ליבו של המשיב עת רכש את שם המתחם. טענת המשיב בדבר פעילות מסחרית עכשווית ועתידית בשם המתחם לא גובתה בראיה כלשהי. העובדה ששם המתחם נותר למעשה ריק מתוכן וכל תוכן שהתווסף אליו במהלך התקופה האחרונה מאז פנתה אליו העותרת בבקשה להעביר אליה את החזקה בשם המתחם – מעידה על היעדר תום לב מצד המשיב.
הפאנל קיבל את העתירה והורה על העברת שמות המתחם לעותרת.
האמור לעיל מהווה תמצית של ההחלטה. להחלטה המלאה לחצו כאן [PDF]
